Desbloquea el Editor’s Digest de forma gratuita
Roula Khalaf, Editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este boletín semanal.
Grandes marcas del Reino Unido han sido informadas de que necesitarán contener las reclamaciones “agresivas” de propiedad intelectual después de que el máximo tribunal del país encontrara que la empresa mediática Sky actuó de “mala fe” al registrar marcas comerciales para una amplia gama de productos que no tenía la intención de vender.
En una decisión muy esperada en un caso que data de ocho años, el Tribunal Supremo dijo el miércoles que algunas marcas registradas por Sky, que reclamaba derechos de propiedad intelectual para productos que incluían desodorantes, esmoquin y biocombustibles, eran tan amplias que eran inaplicables.
Los abogados dijeron que el fallo, que anuló una decisión anterior de la Corte de Apelaciones, podría hacer más difícil para las empresas que desean evitar que otros en diferentes industrias utilicen sus nombres y logotipos de marca.
Geoff Steward, socio de Addleshaw Goddard, dijo que la decisión requerirá una “reconsideración radical” entre los propietarios de marcas que durante mucho tiempo habían buscado una “protección de propiedad intelectual lo más amplia posible”.
“Se acabaron los días de excederse para obtener monopolios de marcas comerciales más amplios”, dijo.
Peter Vaughan, abogado de marcas comerciales colegiado y profesor asociado de la Facultad de Derecho de Nottingham, describió el fallo como “una victoria para David sobre Goliat en muchos sentidos”.
“Es probable que algunas de las estrategias de aplicación de marcas comerciales más agresivas de las principales marcas tengan que detenerse en cierta medida”, dijo.
Sky presentó una demanda en el Tribunal Superior contra la empresa tecnológica estadounidense SkyKick en 2016, alegando que había infringido cinco de sus marcas comerciales. Pero la empresa con sede en Seattle desafió la validez de las marcas comerciales de Sky, que cubrían productos que incluían champú, detectores de monóxido de carbono y zapatillas, así como los bienes y servicios por los que es más conocida.
El Tribunal Superior, en una serie de fallos, encontró que Sky había solicitado marcas comerciales en “mala fe”, ya que cubrían una amplia gama de bienes y servicios que la empresa no podría haber tenido la intención de utilizar todos.
El caso llegó a la Corte de Apelaciones, que falló a favor de Sky en 2021. Pero en un fallo unánime el miércoles, los cinco jueces del Tribunal Supremo encontraron que la “Corte de Apelaciones estaba equivocada al revertir” el hallazgo inicial.
El Tribunal Superior había sido “autorizado a encontrar que las marcas Sky se solicitaron de mala fe en la medida en que lo hizo”, encontraron.
En un movimiento inusual, el Tribunal Supremo continuó con su fallo a pesar de que Sky y SkyKick resolvieron su disputa, que se había reducido a un número menor de bienes y servicios, en septiembre.
SkyKick dijo que había decidido cambiar de marca después de su adquisición por ConnectWise y que tanto él como Sky “determinaron que sus respectivos intereses se verían mejor servidos concluyendo estos largos litigios”.
Sky dijo en un comunicado: “Sky, al igual que muchas otras empresas, históricamente presentó una variedad de marcas comerciales de acuerdo con la orientación relevante disponible en ese momento”.
El fallo del Tribunal Supremo “concluye un largo proceso legal para aclarar la correcta aplicación de la ley. Reconocemos esta aclaración y la seguiremos en el futuro”, dijo.
Kerry Russell, experta en propiedad intelectual de la firma de abogados Shakespeare Martineau, dijo que la decisión había “enviado ondas de choque en toda la ley de marcas comerciales”.
Las empresas necesitarán “considerar cuidadosamente” si los tipos de productos para los que presentan solicitudes de marcas comerciales “realmente es probable que los utilicen” en un futuro cercano.